Avvocato per assistenza Brevetto e Certificazione

“L’INNOVAZIONE DISTINGUE UN LEADER DA UN SEGUACE”

Steve Jobs

Il brevetto soccorre ogniqualvolta vi sia qualcuno che crea innovazione, che inventa qualcosa di nuovo in grado di rivoluzionare, o comunque anche solo di modificare la realtà precedente, permettendo di introdurre un’invenzione industriale e migliorare le tecniche di produzione.

Le idee vanno difese e il brevetto, nell’ambito della realtà dell'industria è lo strumento giuridico che lo consente, in quanto conferisce al proprio titolare il diritto esclusivo di attuare un’invenzione e di disporne.

Quando si è in presenza infatti di una nuova invenzione industriale, da intendersi quale bene immateriale, secondo la legge il suo autore potrà vantare su di essa dei diritti morali e patrimoniali: da un lato egli sarà titolare del c.d. diritto di paternità, che è un diritto imprescrittibile, irrinunciabile e intrasmissibile, che consiste nel diritto ad essere riconosciuto come padre dell’invenzione, come autore nel nuovo modello o della nuova innovazione industriale, dall’altro lato egli vanterà il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell’oggetto.

Tutto ciò è però subordinato al deposito e alla registrazione del relativo brevetto. In caso contrario non potrà essere accampato sull’opera alcun diritto, né morale né tantomeno patrimoniale.

Il brevetto è difatti l’attestato amministrativo che attribuisce all’inventore il diritto di godere per un tempo determinato dell’invenzione in maniera esclusiva.

Va ricordato che il Codice della Proprietà Industriale, entrato in vigore con d. lgs. N. 30/2005 a norma della l. 273/2002, consente di brevettare i disegni e modelli, le invenzioni e i modelli di utilità.

Per poterne dare una definizione e distinguere il campo applicativo di ciascuno, è bene far riferimento alle norme che li prevedono.

In particolare, l’art. 31 del Codice prevede la possibile registrazione e tutela dei disegni e modelli, relativi all’aspetto dell’intero prodotto o di una parte in particolare, che risulti caratterizzarlo per le linee, per i contorni, i colori e la forma; deve però sempre trattarsi di un oggetto industriale o artigianale, ivi compresi i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso.

Diverse sono invece le invenzioni, sopra descritte, previste dall’art. 45 del Codice della Proprietà Industriale, che definisce come invenzioni nuove, oggetto di brevetto, quello che implicano un’attività inventiva e sono suscettibili di applicazione industriale.

Per espressa volontà legislativa, non vi rientrano ad esempio le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici, nonché i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali e infine le presentazioni di informazioni.

Da ultimo, vi sono i modelli di utilità, previsti dall’art. 82 del Codice.

Essi consistono in modelli che non rappresentano una vera e propria invenzione, ma sono atti a conferire una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, a strumenti o utensili in genere. In questo modo, l’elemento dell’innovazione sarà rappresentato dal nuovo utilizzo di oggetti già esistenti.     

Per tutelare tutto ciò e fruire in esclusiva dei diritti patrimoniali si dovrà procedere alla registrazione del brevetto.

Oggetto del Brevetto e l'innovatività

Affinchè un’invenzione industriale sia brevettabile è indispensabile la presenza di determinate caratteristiche; l’innovazione deve infatti soddisfare i requisiti di industrialità, novità, originalità e liceità.

In altri termini l’invenzione dovrà essere idonea all’applicazione di tipo industriale, dovrà presentare dei caratteri di innovazione rispetto al passato, aggiungendo qualcosa a quanto già presente nella panoramica dell’industria, dovrà essere originale, nel senso di differenziarsi dallo stato della tecnica e ovviamente non potrà essere contraria alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.

Accertata la sussistenza dei superiori requisiti, si potrà procedere alla registrazione del brevetto.

Ne esistono varie tipologie. Certamente le principali modalità di tutela brevettuale sono rappresentate dai brevetti di invenzione e dai brevetti di modello di utilità, ma va ricordato che il Codice della Proprietà Industriale contempla anche quelli relativi alle nuove varietà vegetali, alle biotecnologie, alle topografie dei semiconduttori e ai certificati complementari farmaceutici.

Oltre alla distinzione fondata sui diversi oggetti del brevetto, ne va indicata un’altra, fondamentale, relativa all’ambito di applicazione territoriale della tutela e dei diritti che il brevetto comporta.

A tal proposito possiamo effettuare una seconda classificazione, che a seconda di dove avvenga il deposito per la brevettazione distingue i depositi nazionali, il brevetto europeo e la procedura PCT.

Per quanto riguarda le prime due categorie, esse non necessitano di ulteriori spiegazioni, in quanto come è evidente la prima fa riferimento alla brevettazione in Italia, che renderà l’autore il titolare dello sfruttamento economico dell’innovazione solo nel nostro territorio, mentre, al contrario, la seconda estende l’ambito di operatività delle tutele a tutti gli Stati che sono parte dell’Unione Europea.

Un discorso a parte deve invece essere fatto per la procedura PCT, prevista dalla Convenzione Internazionale “Patent Cooperation Treaty, che consente di differire il deposito della domanda di brevetto nazionale e di brevetto europeo ad un momento successivo, rinviando i costi dell’operazione.

Si fa ricorso a tale procedura quando si è in presenza di invenzioni che potrebbero essere potenzialmente sfruttabili a livello mondiale e, prima della registrazione, si vuole capire quali saranno le reazioni del mercato alla nuova invenzione.

Registrazione del Brevetto

Il brevetto può essere depositato da un’impresa o anche da una persona fisica, seppur non in possesso di una partita iva, ciò che è certo è che il richiedente, ossia colui che deposita la domanda e che sarà eventualmente il titolare del brevetto concesso, deve essere l’inventore.

La superiore regola è però mitigata da alcuni casi disciplinati dalla legge in cui ad essere titolare del brevetto non sarà la persona fisica che ha proceduto all’invenzione.

L’art. 64 del Codice della Proprietà Industriale prevede infatti che quando l’invenzione sia fatta nell’esecuzione di un rapporto di lavoro in cui l’attività lavorativa abbia ad oggetto l’attività inventiva, i diritti derivanti dall’invenzione stessa appartengono al datore di lavoro.

Ciò detto, affinchè possa essere brevettata l’invenzione occorrerà depositare presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi una domanda correlata da tutta la documentazione che descriva l’invenzione.

Non è necessario che vi sia già un prototipo dell’invenzione stessa, né tantomeno procedere al suo deposito, ma è indispensabile che dalla domanda possano emergere tutte le caratteristiche tecniche dell’oggetto.

Questa dovrà quindi essere corredata da disegni e spiegazioni puntuali che, oltre a far comprendere quale sia l’oggetto fisico frutto dell’invenzione, facciano emergere in cosa consiste l’invenzione stessa.

Prima di depositare la domanda per ottenere il brevetto, è consigliabile eseguire una ricerca di novità, che non è obbligatoria ma rappresenta comunque un’attività preferibile, in quanto potrebbero successivamente emergere dei conflitti con i titolari di brevetti antecedenti relativi a invenzioni simili.

Depositata la domanda questa sarà esaminata dall’Ufficio Brevetti secondo l’ordine di protocollo; questo potrà anche chiedere al depositante di integrare la documentazione qualora ravvisi delle lacune, che potranno anche essere colmate spontaneamente dall’istante. Dopo di che si procede all’esame sostanziale, che consiste nel verificare che la domanda di brevetto soddisfi tutti i requisiti di brevettabilità.

Solo a questo punto l’Ufficio provvederà ad adottare una decisione di rigetto o di rilascio del brevetto, dandone comunicazione al richiedente, il quale avrà un termine di 60 giorni per proporre l’eventuale ricorso avverso il rifiuto.

La domanda sarà poi resa accessibile 18 mesi dopo il primo deposito, salvo il caso in cui il richiedente chieda la pubblicazione anticipata, che comunque non potrà avvenire prima di 90 giorni dal deposito.

Dalla pubblicazione iniziano ad esistere le tutele che la legge riconosce al titolare di brevetto.

La durata di questo è però limitata e, a differenza di quanto avviene per il marchio che può essere rinnovato alla scadenza del termine, il brevetto non sarà rinnovabile. Esso ha una durata ventennale per i brevetti relativi alle invenzioni e decennale per i brevetti relativi ai modelli di utilità e per poter esplicare i propri effetti necessita del pagamento annuale delle relative tasse.

La registrazione di un brevetto è più costosa di quella del marchio, in quanto per il deposito della domanda e per la successiva concessione della licenza obbligatoria, grazie a cui si potrà godere in esclusiva dei diritti patrimoniali e morali.

Analisi di originalità di un’invenzione

Uno degli aspetti più complessi del procedimento di brevettazione di un’invenzione, di un modello industriale o di un modello di utilità, è l’analisi dell’originalità di questi, ossia la verifica di una delle caratteristiche necessarie affinchè si possa procedere al deposito della domanda.

L’art. 48 del Codice della Proprietà Industriale stabilisce che un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.

In altri termini il legislatore ha chiarito che il brevetto può essere concesso, e con esso il diritto di esclusiva protetto, solo se l’inventore dimostra di aver fatto un salto rispetto a tutti gli altri che lavorano nel medesimo settore, introducendo qualcosa che sino ad allora non era mai stato pensato.

Per poter comprendere in che termini si sia in presenza di un’attività inventiva, la norma si riferisce ad un esperto medio del settore, che ne conosca i meccanismi e sia in grado di comprendere l’impatto della nuova idea.

Vista le delicatezza dell’analisi, e anche una certa discrezionalità che la caratterizza, nella prassi sono stati elaborati dei parametri interpretativi generali tramite cui verificare la sussistenza dell’originalità: anzitutto il criterio di non evidenza, secondo cui qualcosa è veramente originale quando non è evidente per un effetto medio, in secondo luogo i diversi criteri della mano felice e del progresso tecnico, di cui la prima si riferisce alla saggezza popolare e implica la necessità di non dover fare un percorso complesso per poter giungere alla comprensione dell’invenzione e il secondo fa ovviamente riferimento al progresso che tale idea ha implicato o implicherà.

Altro parametro può essere poi costituito dal numero delle contraffazioni che successivamente vi saranno; più è alto il numero di queste e meno l’idea si rivelerà essere originale.

Il requisito dell’originalità è indubbiamente quello che crea più difficoltà, ma non dobbiamo dimenticare che anche il requisito della novità potrebbe essere alla base di conflitti futuri. Ecco perché è sempre bene effettuare un controllo preliminare mediante le banche dati dell’UIBM.

A tal proposito, dal 1° luglio 2008 la ricerca può essere svolta dall’EPO (European Patent Office), che provvede poi a inviarla all’UIBM, il quale a sua volta ne dà comunicazione all’inventore entro 9 mesi. In questo modo ci si potrà avvantaggiare di un’ottima ricerca che renderà più sereno il richiedente circa la sussistenza del requisito della novità.

Attività giudiziali: l’iter del giudizio di usurpazione e altre azioni.

L’usurpazione di un brevetto, ossia l’utilizzo dell’invenzione regolarmente brevettata, da parte di persona fisica o giuridica diversa da chi vanta il diritto di esclusiva, rientra nella più ampia categoria delle violazioni alla proprietà industriale, descritte e disciplinate negli aspetti processuali dal Capo III Sezione I del Codice della Proprietà Industriale.

Si tratta di ipotesi di vera e propria imitazione non autorizzata dall’avente diritto, che possono concretarsi in un’imitazione integrale o anche in un’imitazione solo parziale; si tratterà comunque di una violazione che darà luogo all’obbligo di risarcire il danno.

Vi sono due diverse tipologie di azioni che possono essere incardinate per tutelare i propri diritti: l’azione di rivendica e l’azione per il risarcimento del danno.

La prima è prevista e disciplinata dall’art. 118 del Codice di proprietà industriale.

Essa può essere attivata quando, prima della registrazione o dopo di questa si ritenga che il richiedente o il titolare siano persone diverse da chi effettivamente ne ha diritto.

Nello specifico, la norma stabilisce che qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto alla registrazione o al brevetto spetta a un soggetto diverso, questi può, se il titolo non è stato ancora rilasciato e non siano trascorsi tre mesi dal assaggio in giudicato della sentenza: assumere a proprio nome la domanda di registrazione, depositare una nuova domanda, ovvero ottenere il rigetto della domanda presentata dall’usurpatore.

Se invece il brevetto era già stato concesso a chi non ne aveva diritto, allora le norma prevede che il reale avente diritto possa ottenere una sentenza di trasferimento a suo nome del brevetto oppure far valere la nullità della precedente registrazione.

Oltre a tali tipologie di azioni rivolte all’individuazione corretta della titolarità del brevetto, è possibile agire in giudizio mediante un ordinario processo civile per il risarcimento del danno cagionato dall’usurpatore all’usurpato, dimostrano di essere il reale titolare del diritto e dando prova del pregiudizio economico subìto.

L’art. 125 del CPI, così come sostituito dall’art. 17 d. lgs. N. 140/2006, stabilisce che il risarcimento dovuto è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 c.c., tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della violazione, nonché del danno morale arrecato al titolare.

Le norme del codice civile richiamate stabiliscono proprio la risarcibilità sia del danno emergente che del lucro cessante, tenendo conto nella quantificazione del danno anche dell’eventuale concorso del danneggiato.

Consulenze tecniche necessarie.

L’intervento di esperti in vari settori in materia di brevetto e di tutela dei diritti che ne derivano, si rende necessario in due diversi momenti, non solo nella fase giudiziaria.

E infatti, anche nell’iter di registrazione, come già detto, si deve procedere ad un’analisi tecnica dell’invenzione, che sarà propedeutica alla successiva brevettazione, ragion per cui anche in tale fase sarà indispensabile l’ausilio di tecnici.

Quando ci si trova a dover valutare la capacità inventiva in relazione allo stato della tecnica, sarà invero fondamentale l’apporto di esperti del settore; potrà trattarsi di esperti ne settore chimico-farmaceutico, nel settore siderurgico o in altri settori di natura industriale cui l’invenzione si riferisca. In questa maniera, tramite l’intervento di esperti medi del settore, sarà possibile comprendere se la nuova idea abbia tutte le caratteristiche necessarie per costituire oggetto di brevetto.

L’intervento dei consulenti sarà poi essenziale anche nell’ambito di un contenzioso civile volto all’accertamento dell’usurpazione dell’invenzione o alla determinazione dell’eventuale danno cagionato dall’usurpazione. Anche in questa ipotesi il giudice avrà bisogno di un esperto del settore che lo aiuti a comprendere quale sia stato l’impatto del comportamento abusivo e se esso si sia realmente verificato.

Per far ciò dovrà affidarsi ad un tecnico del settore di riferimento che possa elaborare una perizia in cui si dà conto della portata dell’invenzione, del progresso tecnico che essa può generare e del danno che il titolare di tale invenzione subirebbe se non gli venisse assicurata l’esclusiva che il brevetto garantisce.

Responsabilità civile

Oltre all’ipotesi di responsabilità per i danni che derivano dall’usurpazione di un’invenzione industriale, disciplinata come detto dal novellato art. 125 del Codice della Proprietà industriale, il codice civile ne contempla un’altra tipologia relativa al compimento di atti di concorrenza sleale, cui fa riferimento l’art. 2598 c.c.

Anche per chi tiene tale condotta, tra cui rientra l’eventuale avvantaggiarsi di un’invenzione altrui superandone l’esclusiva, si riconosce una responsabilità che darà anch’essa origine ad un diritto risarcitorio.

In un giudizio civile potranno quindi essere evidenziate le condotte ritenute illegittime e richiedere una somma risarcitoria sulla base sia delle norma del codice civile che della normativa speciale sulla tutela della proprietà industriale.

Responsabilità penale

Alla responsabilità civile si unisce in alcuni casi quella penale.

L’art. 473 c.p. prevede che soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

In questo caso, per espressa previsione dell’art. 474 bis c.p. è sempre prevista la confisca obbligatoria delle cose che rappresentano il corpo del reato o che furono utilizzate per la sua commissione.

Perché si configuri tale reato è però necessaria la sussistenza dell’elemento volitivo del dolo, dovendosi punire, quantomeno a livello penale, le sole condotte che risultino essere intenzionali.